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【以案释法一】广州企业应对国际贸易救济典型案例知识产权调查应对

发布日期:2020-12-10 09:40:50 来源:广州市商务局 字号:

  知识产权贸易已经成为国际贸易的一种重要形式和国际竞争的主要手段,各国都将发展和保护以高新技术为核心的知识产权作为本国的一项重要经贸政策。以美国为首的西方发达国家就高度关注双边贸易中的知识产权问题。随着中国科技进步,商品竞争力不断增强,近年来,美国337 调查逐渐成为美国企业,甚至是外国企业,以侵犯其知识产权为由,借以限制我国产品对美出口的重要手段。337调查实施的法律依据为美国《1930年关税法》第337节,由于337调查具有申请门槛低、程序快速复杂、制裁措施严厉、应诉费用高昂等特点,再加上我国很多企业尚不了解337调查的具体程序及危害性,导致美国企业常常利用337调查作为一种市场策略,通过知识产权领域的诉讼以达到阻止竞争对手进入美国市场,维护或扩大本国企业市场份额的目的。如果涉案企业不积极应诉,往往会失去维护自身合法权益的最佳时机,极可能丧失美国市场份额。从应对实践看,不少涉案企业积极应诉,取得较为满意的结果,甚至还能挑战原告知识产权的有效性。

  XXX公司应对美国LED照明设备及组件337调查案

  (一)案件介绍

  2018年3月6日,美国企业Fraen Corporation向美国国际贸易委员会(ITC)提出337调查申请,指控被诉企业对美出口、在美进口或在美销售的LED照明设备(带特定导光体光学模组的LED染色灯产品)侵犯了其在美国注册的两项专利的权利要求,请求ITC发布普遍排除令和禁止令。广州市XXX公司等6家中国企业为列名被诉企业。

  XXX公司在收到商务部门和行业协会的案件通报后,明确了要积极应对的态度,迅速在企业内部成立了包括法务、专利、技术、市场人员在内的联合应对小组,由公司最高管理层XXX董事长亲自挂帅担任小组组长,小组成员还特别包括来自法国、德国、意大利、美国等海外子公司的国际雇员和顾问团队。

  XXX公司召开公司内部动员大会,强调积极应诉的决心,部署应对工作:知识产权部门快速地检索了行业内同类型产品的相关专利,对相关专利与产品快速进行深入分析,初步判断涉案产品是否落入专利保护范围,分析涉案专利被认定无效的可能性;技术人员重点思考是否存在规避设计,申请新专利,做好防范措施;市场人员对涉案产品进行销售数据调查,分析其市场布局及市场前景。XXX董事长与政府部门、协会联系沟通,掌握实时状况,把控整个应诉过程。应对小组各成员密切联系,积极配合,为后续的应诉程序与最后的胜诉打下了坚实的基础。

  此外,公司法务在前来洽谈的20多个律师团队中遴选出经验丰富的代理律师,确定了三大答辩要点,一是所诉的专利无效,二是XXX公司产品不侵权,三是XXX公司产品的进口没有损害美国国内相关产业。

  5月10日,XXX公司应诉团队向ITC提出了对申请人专利稳定性的质疑,以及涉案专利独立研发、在先使用、产品无侵权等多方面的100多项证据。XXX公司积极应诉,在法律抗辩中成功向ITC证明了其专利独立研发、在先使用等事实,最终迫使申请人单方面向ITC提出无条件终止对其进行调查的动议。

  2018年8月8日, ITC发布部分终裁公告,终止对XXX公司的337调查。

  (二)案件启示

  1.积极应对,维护权利。在面临337调查案件时,许多企业由于不了解美国实体法律和调查程序、应诉成本高、处罚严厉等原因,直接选择了不应诉。不应诉意味着放弃了公开陈述和辩解的机会,案件申请人的指控很容易被ITC采纳,实际上等同于不应诉即败诉,涉案企业只能退出美国市场。其实由于美国专利法律制度的独特性,原告的专利并非无懈可击,不少企业都有成功应对的经验。因此,企业一旦涉案成为337调查的对象,应当高度重视,在评估市场前景和应诉成本之后,积极应诉,维护自身合法权益。

  2.快速反应,确定应诉策略。337调查涉及许多专业的法律问题及技术问题,调查程序复杂,一旦企业涉案,应当在立案之日起30日内提交书面答辩意见,这一时间要求对于涉案企业是较大的挑战。因此,企业一旦涉案并决定应诉,应当迅速建立内部应对团队,由企业负责人牵头,由法务、市场、技术等部门人员共同参与,同时聘请具有丰富337调查实战经验的律师团队,内外联动,结合企业情况确定应诉策略。337调查的应诉策略主要包括:一是进行权利的抗辩,对方的专利无效,产品不构成侵权;二是规避策略,排除令发布之前研发新产品;三是如果已经构成侵权,争取与对方和解保住美国市场。

  3.与政府部门、行业协会密切沟通,发挥四体联动机制作用。本次337调查的应诉过程,通过国家、省、市商务主管部门的指导,XXX公司得以在案件预警阶段就迅速了解案情,对接专业法律资源、及时遴选合适的律师团队并确定充分的应诉方案,同时向有337调查案件应对经验的LED同行企业请教,坚定案件应对信心。通过国家机电商会、中国演艺设备技术协会、国家半导体联盟等行业协会向非涉诉企业寻求专利技术层面的帮助与支持,非涉诉企业若拥有可规避案件中的相关专利的技术方法或知晓在案件中所述专利申请之前已有其他人使用该方案的在先使用证明,可提供相关资料或将相关技术授权给涉诉企业,以使涉诉企业在案件中获胜,从而避免因ITC颁发普遍排除令而对非涉诉企业与行业产生影响。


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